Faire des vagues : La Cour d’appel fédérale précise le critère de portée excessive et les limites territoriales des brevets

Dans Proslide Technology Inc. c. Whitewater West Industries, Ltd.¹, la Cour d’appel fédérale a abordé plusieurs questions importantes du droit canadien des brevets, notamment des questions doctrinales récurrentes portant sur la portée excessive et l’utilité, ainsi que sur la portée territoriale de la contrefaçon, un enjeu qui occupe plus généralement une place de premier plan dans la jurisprudence canadienne sur la propriété intellectuelle. Cette décision fournit des précisions utiles aux demandeurs de brevets qui rédigent des mémoires descriptifs et aux entreprises canadiennes qui exercent des activités de conception pour des produits fabriqués à l’étranger.

Ce que vous devez savoir

• La portée excessive continue d’être fermement établie comme un motif d’invalidité, notamment pour les revendications dont la portée est plus large que l’invention réalisée. Toutefois, le témoignage de l’inventeur et l’historique de la conception ne peuvent pas l’emporter sur les divulgations explicites contenues dans le mémoire descriptif du brevet concernant les éléments ou les variations envisagées au moment du dépôt. Le mémoire descriptif lui-même demeure la description la plus fiable et la plus appropriée de ce qu’envisageait l’inventeur.
• Les activités de conception et de développement au Canada ne suffisent pas à établir une contrefaçon. Les brevets portant sur des objets physiques ne sont pas contrefaits si ces objets sont entièrement fabriqués, assemblés et exploités à l’étranger. Les inventeurs doivent donc s’assurer d’obtenir une protection par brevet dans les territoires où la fabrication et la commercialisation sont effectuées.
• La divulgation de toutes les méthodes d’essai employées n’est pas nécessaire pour faire une prédiction valable de l’utilité. La Cour a estimé que le critère permettant d’évaluer l’utilité est souple, mais a reporté la question de savoir si le mémoire descriptif du brevet doit contenir des informations supplémentaires si l’utilité n’est pas démontrée au moment du dépôt, mais plutôt valablement prédite.

Contexte

ProSlide et WhiteWater, toutes deux établies au Canada, sont les plus grands concurrents sur le marché international des toboggans aquatiques. ProSlide a fait valoir ses droits découlant de trois brevets liés, portant le titre de « manège aquatique » et décrivant des toboggans aquatiques et leurs éléments. Le président et chef de la direction de ProSlide est l’inventeur désigné pour chacun de ces brevets.

La Cour fédérale avait conclu que les revendications étaient invalides en raison de leur portée excessive et qu’il n’y avait pas eu contrefaçon de la part de WhiteWater. Elle avait par ailleurs estimé que les brevets n’étaient pas invalides pour cause d’absence d’utilité. ProSlide a fait appel des décisions sur la portée excessive et la contrefaçon, tandis que WhiteWater a interjeté un appel incident sur la question de l’utilité.

La Cour d’appel rétablit les revendications invalidées pour cause de portée excessive

La Cour fédérale avait jugé que plusieurs revendications liées à la famille des brevets « manège aquatique » de ProSlide étaient invalides pour cause de portée excessive, parce qu’elles omettaient des éléments que la Cour jugeait comme des éléments essentiels de l’invention réalisée. Dans son appel, ProSlide a contesté la doctrine et son application.

La Cour d’appel a confirmé qu’une revendication dont la portée est plus large que l’invention réalisée est un motif d’invalidité valable et bien établi. Toutefois, elle a estimé que la Cour fédérale a erré dans son application de la doctrine. Plus précisément, la Cour a souligné que la détermination de ce que l’inventeur a « créé » ou envisagé ne peut pas se faire sans tenir compte du mémoire descriptif du brevet, qui représente la description de l’invention par son inventeur à la date du dépôt de la demande du brevet.

Comme les mémoires descriptifs décrivaient expressément les éléments prétendument « essentiels » comme étant facultatifs ou variables, la Cour d’appel a conclu que la Cour fédérale avait accordé une importance indue au témoignage de l’inventeur et aux preuves des experts qui n’étaient pas liés à la divulgation. Plus précisément, la Cour fédérale s’était appuyée sur le témoignage de l’inventeur concernant ce qu’il envisageait pendant le développement du produit breveté avant le dépôt de la demande de brevet, ainsi que sur le témoignage d’experts concernant le point de vue de la personne versée dans l’art à l’égard de ces travaux de développement.

En se fondant sur ces témoignages et preuves d’experts, la Cour fédérale a relevé quatre « éléments essentiels » de l’invention et a conclu que la portée des revendications était excessive, car au moins un de ces éléments était absent de chacune des revendications invoquées. Toutefois, la Cour d’appel a estimé que les mémoires descriptifs énonçaient chacun de ces éléments comme étant facultatifs ou variables et que la Cour fédérale n’avait pas réussi à aligner ses conclusions sur ces divulgations. Par conséquent, la conclusion sur la portée excessive a été écartée et les revendications ont été rétablies.

Aucune contrefaçon si un bien physique est entièrement fabriqué et utilisé à l’étranger

ProSlide a aussi proposé une nouvelle théorie sur la contrefaçon en soutenant que les nombreuses activités de conception, d’ingénierie et de développement de WhiteWater au Canada équivalaient à la « fabrication » ou à l’« exploitation » de l’invention brevetée, même si la fabrication physique, l’assemblage et l’utilisation avaient lieu à l’extérieur du Canada.

La Cour d’appel a rejeté cet argument. Elle a confirmé que lorsque les revendications visent un objet physique, des activités liées à l’objet lui-même, telles que la fabrication, la construction ou l’exploitation de cet objet, doivent se dérouler au Canada pour qu’il y ait contrefaçon. Le fait de générer des dessins détaillés et des plans descriptifs au Canada, sans mode de réalisation physique au Canada, ne satisfait pas à ce critère.

La Cour a refusé d’importer dans le droit des brevets le critère du « lien réel et important » de la jurisprudence en matière de droit d’auteur selon lequel la contrefaçon peut être constatée si les activités constituant la contrefaçon ont lieu en partie au Canada et en partie à l’étranger (par exemple lorsqu’une transmission provient de l’étranger, mais est reçue au Canada). La Cour a indiqué que toute modification des critères de la contrefaçon de brevet en réaction à l’évolution technologique relève de la compétence du législateur et non des tribunaux.

Confirmation de la prédiction valable de l’utilité

Dans son appel incident, WhiteWater a soutenu que les brevets étaient invalides en raison d’absence d’utilité, affirmant que les mémoires descriptifs ne divulguaient pas adéquatement le fondement factuel et le raisonnement permettant d’étayer la prédiction d’utilité de ProSlide.

La Cour d’appel n’était pas de cet avis et elle a confirmé la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les brevets remplissaient les exigences liées à la prédiction valable. La Cour a rappelé que seule une « parcelle d’utilité » suffit et que les brevetés ne sont pas tenus de divulguer tous les essais effectués, en particulier lorsque les modes de réalisation divulgués sont utilisables et non hypothétiques. Sur la base des preuves présentées, la Cour n’a pas constaté d’erreur manifeste et dominante dans l’évaluation de la Cour fédérale. Fait notable, la Cour d’appel n’a pas tranché sur la question de droit à savoir si une norme accrue en matière de divulgation s’applique à la prédiction valable, puisque les brevets satisfaisaient à toutes les exigences de divulgation.

Conséquences

Cette décision fournit des précisions importantes pour les brevetés et les contrefacteurs présumés exerçant des activités transfrontalières. Pour les brevetés, elle confirme que les brevets canadiens ne s’appliquent pas aux activités de fabrication à l’étranger, même lorsqu’une grande partie du travail de conception a lieu au pays, une limitation importante dans un contexte de mondialisation des chaînes d’approvisionnement et d’externalisation de la fabrication. Les entreprises devraient donc penser à obtenir une protection par brevet dans les territoires où leurs produits seront fabriqués et utilisés. Pour les demandeurs de brevets, cette décision renforce l’importance d’incorporer dans les mémoires descriptifs toute la portée des modes de réalisation envisagés, puisque ces mémoires constitueront un point de référence essentiel dans toute contestation sur la portée excessive. La confirmation par la Cour de la souplesse du critère d’utilité et des exigences en matière de divulgation s’appliquant à la prédiction valable est une nouvelle encourageante pour les brevetés, mais ils devront attendre une autre décision avant d’obtenir une réponse claire sur l’exigence accrue en matière de divulgation pour la prédiction valable.